Процедура реєстрації міжнародної торгової марки

Цивільний кодекс України визначає, що торговельною (торговою) маркою (далі — ТМ) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Фактично це може бути слово чи комбінація слів, літер, цифр або ж зображення як у чорно-білому, так і кольоровому варіантах. Офіційний охоронний документ, що підтверджує право власності на ТМ — це свідоцтво на знак для товарів і послуг. Про це повідомляє АНТИРЕЙД з посиланням на «Юридична Газета».

Свідоцтво для торгової марки видається строком на 10 років. Цей строк власник може продовжити за клопотанням протягом останнього року дії свідоцтва раз на 10 років.

Реєстрація ТМ має локальну дію, що означає охорону торгової марки тільки в тій країні, у якій вона зареєстрована. Тому для захисту вашої ТМ за кордоном необхідна її реєстрація у відповідній країні.

Міжнародна реєстрація ТМ дає змогу власнику бізнесу захищати свою ТМ не тільки у своїй країні, а в декількох країнах одночасно. Така можливість необхідна для компаній, що розширюють свою діяльність або вже працюють на міжнародному ринку. Крім того, наявність зареєстрованих міжнародних ТМ збільшує вартість бренду і дає можливість залучати інвесторів і клієнтів.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Тож що робити, якщо у вас виникла необхідність в охороні вашої торгової марки в іншій країні?

Спочатку ми б радили ще до здійснення оформлення міжнародної заявки на реєстрацію ТМ та сплати усіх платежів здійснити попередній пошук вашої ТМ (найменування, комбінація слів, малюнок) у реєстрах торгових марок у країні, в якій ви хочете отримати охорону марки. Оскільки наявність схожої/тотожної ТМ є підставою для відмови у реєстрації ТМ. Проте таку роботу краще довірити людині, яка розуміє алгоритми і критерії пошуку торгових марок у відповідних реєстрах.

Куди звертатися для реєстрації міжнародної ТМ?

Загалом є декілька шляхів реєстрації міжнародної ТМ. Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій пропонує такі шляхи подання заявки на міжнародну реєстрацію ТМ:

• через систему електронної взаємодії закладу експертизи УКРНОІВІ (СЕВ ЗЕС) із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

• через систему Madrid e-Filing, що доступна на вебсайті Державної системи правової охорони інтелектуальної власності;

• засобами поштового зв’язку за адресою УКРНОІВІ;

• безпосередньо за адресою УКРНОІВІ: вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ.

Як бачимо, подання заявки на міжнародну реєстрацію може здійснюватися як у паперовій, так і в електронній формах. Окремо хотілося б зазначити, що оскільки з грудня 1991 року Україна є учасницею Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, це дає нам змогу одержати охорону ТМ майже в будь-якій країні, не виїжджаючи з України, шляхом звернення до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій.

Варто зауважити, що для реєстрації ТМ ви також можете звернутися безпосередньо до патентного відомства країни, у якій ви хочете одержати охорону ТМ.

І, до речі, однією з переваг такого звернення є те, що при такій реєстрації ТМ не потрібно прив’язуватися до національної заявки (тобто реєструвати ТМ в Україні), а це значно скорочує час.

Документи на реєстрацію міжнародної торгової марки

Згідно з Мадридською системою право заявника на подання міжнародної заявки випливає з громадянства, місця проживання або справжнього і діючого торговельного чи промислового підприємства в одній із держав, яка є договірною стороною системи.

Міжнародна заявка на реєстрацію ТМ складається французькою або англійською мовою. Відомості, що зазначаються в такій міжнародній заявці, мають відповідати відомостям, які були вами зазначені при поданні заяви чи при реєстрації ТМ в Україні.

Також варто пам’ятати, що перелік товарів і/або послуг повинен бути викладений відповідно до чинної на момент подання міжнародної заявки редакції Міжнародного класифікатора товарів і послуг для реєстрації знаків. При цьому наведений у міжнародній заявці перелік товарів і/або послуг не має містити товарів і/або послуг, які виходять за межі переліку, що був зазначений у національній заявці на реєстрацію ТМ.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ім’я заявника, його представника (за наявності), адреса проживання чи місця знаходження зазначаються транслітерацією, буквами латинського алфавіту з урахуванням фонетичних норм української мови відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

До заявки додаються такі документи:

–– супровідний лист; заповнена та підписана форма ММ2;

–– зображення знака розміром 8х8 см;

–– документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки;

–– довіреність, якщо заявка подається представником;

–– заповнена та підписана форма ММ18 (у випадку реєстрації ТМ у США);

–– до міжнародної заявки додається копія документа, що підтверджує сплату міжнародного мита.

Міжнародне мито сплачується у швейцарських франках безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ. Розмір такого мита залежить від країни, в якій буде охоронятися ваша ТМ, кількості класів товарів і послуг, кольору та становить близько 753 швейцарських франків (у випадку реєстрації чорно-білої ТМ в одній країні з одним класом товарів і послуг).

Дії УКРНОІВІ після отримання заявки на реєстрацію міжнародної ТМ

Після отримання необхідних документів УКРНОІВІ перевіряє та засвідчує, що зображення знака відповідає тому вигляду, в якому воно наведене в українському свідоцтві або у заявці. Крім того, УКРНОІВІ перевіряє, чи відповідає найменування і адреса заявника та чи не виходить зазначений перелік товарів і/або послуг за межі, що зазначені в національних документах.

Після цього УКРНОІВІ надсилає міжнародну заявку на реєстрацію ТМ до Міжнародного бюро ВОІВ.

Дії Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (МБ ВОІВ)

Дата міжнародної реєстрації встановлюється МБ ВОІВ за датою одержання міжнародної заявки УКРНОІВІ за умови, що МБ ВОІВ одержало цю заявку протягом двох місяців від цієї дати.

Якщо міжнародна заявка одержана МБ ВОІВ після спливу цього строку, дата міжнародної реєстрації встановлюється за датою одержання цієї заявки МБ ВОІВ.

Фактично дії МБ ВОІВ дуже схожі на дії УКРНОІВІ при реєстрації ТМ в Україні і, до речі, термін проведення реєстрації ТМ також майже однаковий. Міжнародне бюро ВОІВ проводить формальну експертизу заявки, реєструє знак у міжнародному реєстрі, публікує інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ (WIPO Gazette of International Marks) і направляє власнику знака сертифікат про міжнародну реєстрацію знака.

Крім того, Міжнародне бюро ВОІВ направляє повідомлення країні або країнам, що вказані в міжнародній заявці. Країна (країни), що отримала повідомлення, проводить (-ять) експертизу знака згідно свого законодавства, підтверджуючи дію міжнародної реєстрації щодо всіх товарів і/або послуг, частини товарів і/або послуг чи повністю відмовляють в охороні. Така експертиза проходить протягом 12–18 місяців. Загалом процес реєстрації ТМ в іншій країні займає близько 12–24 місяців.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Варто пам’ятати, що міжнародна реєстрація є залежною від національної реєстрації протягом п’яти років з дати такої реєстрації. Це означає, що міжнародна реєстрація знака втрачає силу, якщо протягом п’яти років національний знак, раніше зареєстрований або поданий на реєстрацію в країні походження, анулюється (такий принцип має назву «центральна атака», оскільки дає змогу заінтересованій особі анулювати міжнародний знак у всіх країнах, де він отримав охорону). Тож у разі виникнення підстав для анулювання ТМ відомство країни походження звертається до Міжнародного бюро ВОІВ із вимогою виключити знак з міжнародного реєстру.

Після спливу п’ятирічного строку міжнародна реєстрація стає незалежною від національного знака.

І до висновків…

Зареєстрована ТМ наділяє власника певною монополією на використання, зокрема на заборону використання ТМ конкурентами щодо обраних товарів та послуг. Крім того, дає власнику можливість продавати франшизи іншим особам і регулярно отримувати від цього дохід. Зі свого боку наявність зареєстрованої міжнародної торгової марки відкриває нові можливості для розвитку на глобальному ринку, зміцнює позицію власника серед конкурентів, дозволяє збільшити вартість бренду та уникнути спорів з іншими компаніями в майбутньому.